概览

多年来, 我们拥有在美国专利商标局(USPTO) ── 包括其专利审查与上诉委员会(PTAB) ── 审理的案件中成功代表专利持有人和专利挑战者,其中有些案件与在联邦法院和美国国际贸易委员会(ITC)进行的诉讼平行进行。

《莱希-史密斯美国发明法》(AIA)要求USPTO对新的专利授予后程序实施最终规则,该法案于2012年9月生效。截至2014年初,PTAB受理了1,000多个此类允许有关方面挑战已发布专利的可专利性的诉讼程序。Mayer Brown是第一批在此领域获聘的律师事务所之一,迄今已代表客户处理了100多个多方复审(IPR)或涵盖商业方法(CBM)程序。

因此,我们具备很好的能力来代表客户处理此类专利审查程序中所有方面的事宜,包括IPR、授予后复审(PGR)及CBM专利过渡程序。我们积极代表客户处理未决的IPR和CBM程序,了解PTAB审查中的规则和做法,并始终站在与此类程序有关的法律演变的最前沿。例如,我们提出了最早和仅有的几个获PTAB批准的关于IPR中获取“额外证据”的动议之一。

我们的专业人员

Mayer Brown的知识产权诉讼律师具有广泛而深入的经验来协助客户保护其业务流程和专利,包括在PTAB的程序中提供此类协助。我们的团队包括领先的专利律师、多名前专利审查员以及拥有技术背景和高级科学学位的律师。我们的律师经常就专利授予后程序和策略发表见解,也曾与PTAB法官和其他USPTO官员一道入选专门委员会。此外,我们还开发了“专利授予后系列情报” ── 通过一系列网络研讨会和法律动态,让客户了解这一领域的最新发展,并就专利诉讼领域相关的监管环境变化提供及时分析。

我们的方法

在PTAB提起的行政审查程序提供了一个独特方式来挑战已发布的专利,包括那些涉及诉讼的专利。我们拥有代表专利所有者和呈请人处理相关事宜的丰富经验 ── 无论他们是有机会挑战竞争对手的新发布专利,作为自由使用权分析的一部分来处理可能存在问题的专利,防范针对专利所有者的专利的攻击,还是有机会在涉及共同未决诉讼的专利被授予后对其发出挑战或进行抗辩。我们的经验包括协助客户了解USPTO程序和联邦法院或ITC平行诉讼的相互影响。我们还在处理与诉讼平行进行的单方复审和多方复审事宜方面拥有深厚经验,这一经验也已扩展至新的专利授予后审查程序。

为了成功利用PTAB程序,必须对战略方法进行深思熟虑,包括考虑时效性、禁止反言问题、中止的可能性以及任何平行诉讼程序中采取立场的一致性。我们的IPR和CBM经验涵盖以下事宜:呈请咨询和提交;提交初步答复和专利所有者答复;代表呈请人或专利所有者与专家合作,指导证据的准备;事实调查和发现,包括申请人作证及对其证词进行抗辩;在PTAB前提出的证据动议和听证前会议、在PTAB程序的听证前准备,以及口头听证会等相关准备。

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